裁判要旨

  非新產(chǎn)品方法專利侵權(quán)糾紛中，原告舉證證明被告生產(chǎn)了同樣產(chǎn)品，經(jīng)合理努力不能證明被告實際使用了專利方法，法院根據(jù)具體案情，結(jié)合已知事實和日常生活經(jīng)驗，認定被告使用專利方法的可能性很大，而被告未能證明其生產(chǎn)方法不同于專利方法，故應(yīng)該承擔侵權(quán)責(zé)任。

  案情

  1995年8月，原告李成林申請名稱為“一種脫鈣人牙基質(zhì)及其制造方法”（商品名稱為“骨又生”）的發(fā)明專利，2000年11月授權(quán)公告，專利號為ZL95112416.1。2007年6月，原告與被告深圳市光明創(chuàng)博生物制品有限公司（簡稱深圳光明公司）簽署了《專利實施許可合同》，后因雙方產(chǎn)生糾紛，該專利實施許可合同終止。2009年1月，原告發(fā)現(xiàn)被告深圳光明公司生產(chǎn)了與其專利方法相同的產(chǎn)品，被告武漢市光明創(chuàng)博生物制品有限公司（簡稱武漢光明公司）銷售該產(chǎn)品。原告認為兩被告的生產(chǎn)、銷售行為侵犯了其專利權(quán)，遂向法院提起訴訟，請求判令：兩被告立即停止生產(chǎn)、銷售侵權(quán)產(chǎn)品，賠償其經(jīng)濟損失1萬元。

  被告深圳光明公司對于其生產(chǎn)的產(chǎn)品與依原告專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品沒有異議，但其辯稱：我公司產(chǎn)品的制造方法是從美國引進的，異于且優(yōu)于原告訴稱的專利方法；原告未能舉證證明我公司實際使用了其專利方法，應(yīng)該承擔舉證不能的法律責(zé)任。

  裁判

  湖北省武漢市中級人民法院經(jīng)審理認為，涉案發(fā)明專利“一種脫鈣人牙基質(zhì)及其制作方法”經(jīng)過國家專利局授權(quán)公告，合法有效，糾紛發(fā)生時該專利仍在有效保護期內(nèi)，原告能夠證明被告生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品與依其專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品是相同產(chǎn)品，且被告對此沒有異議。庭審中，原告經(jīng)合理努力仍無力證明被告在合同終止后，繼續(xù)使用其專利方法。方法專利侵權(quán)糾紛中，原告獲取被告生產(chǎn)車間內(nèi)仍然使用其專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品的證據(jù)十分困難。但本案中，原、被告之間曾簽訂專利實施許可合同，合作期間，被告利用原告的專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品，后因糾紛產(chǎn)生，合作終止。根據(jù)上述具體案情和已知事實，并結(jié)合日常生活經(jīng)驗，被告仍然使用原告專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品的可能性很大，因此應(yīng)由被告承擔其制造方法不同于專利方法的證明責(zé)任。被告僅抗辯稱其產(chǎn)品制造方法從美國引進，但無法向法院闡明具體的生產(chǎn)方法，且無正當理由拒絕向法院提交其原始的生產(chǎn)操作記錄，亦未能提供其他證據(jù)佐證其抗辯主張，屬舉證不能，應(yīng)該承擔不利的法律后果，應(yīng)認定構(gòu)成侵權(quán)。法院判決：被告深圳光明公司立即停止生產(chǎn)、銷售“骨又生”專利侵權(quán)產(chǎn)品；被告武漢光明公司立即停止銷售“骨又生”專利侵權(quán)產(chǎn)品；兩被告共同賠償原告經(jīng)濟損失1萬元。

  被告深圳光明公司不服一審判決，提起上訴。

  2011年6月8日，湖北省高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

  評析

  方法發(fā)明專利的侵權(quán)訴訟中，舉證責(zé)任合理分配是案件審理的關(guān)鍵。根據(jù)專利法第六十一條第一款、最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第四條第一款規(guī)定，涉及新產(chǎn)品制造方法的專利侵權(quán)糾紛中，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。而對于涉及非新產(chǎn)品的方法專利侵權(quán)訴訟，如何分配舉證責(zé)任，法律沒有明確規(guī)定，導(dǎo)致非新產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟案件審判標準的混亂。

  1.非新產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟中原告應(yīng)承擔的舉證責(zé)任

  舉證責(zé)任由法律預(yù)先設(shè)定，“誰主張、誰舉證”是民事訴訟證據(jù)規(guī)則確定的基本舉證規(guī)則，原告對其訴訟請求負有提供證據(jù)予以證明的責(zé)任。實務(wù)中，為實現(xiàn)個案的公平正義，法院在遵守證據(jù)規(guī)則的前提下，結(jié)合案件的具體情況，可以決定舉證責(zé)任在當事人之間適時的移轉(zhuǎn)。通常情況下，非新產(chǎn)品方法專利侵權(quán)糾紛中，原告應(yīng)該承擔被告生產(chǎn)同樣產(chǎn)品以及被告確實使用了專利方法的舉證責(zé)任。然而，被告是否在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用了專利方法，原告只有到被告生產(chǎn)車間才能夠取得到侵權(quán)證據(jù)，其取證難度顯而易見。因此，非新產(chǎn)品的方法專利糾紛，原告舉證證明被告制造了同樣產(chǎn)品，經(jīng)合理努力仍然無力證明被告確實使用了其專利方法，法院根據(jù)具體案情，結(jié)合已知事實和日常生活經(jīng)驗，可以認定被告利用專利方法制造產(chǎn)品的可能性很大時，可以將被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)方法不同于專利方法的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給被告。本案中，原告已經(jīng)舉證證明被告生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品與依其專利方法制造的產(chǎn)品系同樣產(chǎn)品，被告對此也予以認可，但是囿于原告維權(quán)的實際困難，其未能取得被告實際使用專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品的證據(jù)。但是，原、被告之間曾經(jīng)簽訂過專利實施許可合同，被告曾經(jīng)利用原告的專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品，在上述已知事實的基礎(chǔ)上，結(jié)合日常生活經(jīng)驗，法院認定被告在合同終止后，仍然使用原告專利方法制造產(chǎn)品的可能性很大。此時，原告已經(jīng)完成了初步的舉證責(zé)任。

  2.非新產(chǎn)品方法專利侵權(quán)訴訟中被告應(yīng)承擔的舉證責(zé)任

  非新產(chǎn)品方法專利侵權(quán)糾紛中，原告經(jīng)合理努力無力證明被告確實使用了專利方法，但是，根據(jù)具體案情，結(jié)合已知事實和日常生活經(jīng)驗，法官形成被告使用專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品可能性很大的內(nèi)心心證后，被告應(yīng)該承擔其生產(chǎn)方法不同于專利方法的舉證責(zé)任。本案中，被告庭審中對其生產(chǎn)的產(chǎn)品與依原告專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品這一基礎(chǔ)事實予以認可，其抗辯的立足點在于，其生產(chǎn)產(chǎn)品使用的方法是從美國引進的，異與并優(yōu)于原告的專利方法，但其始終無法向法院提交具體的生產(chǎn)方法。另外，法院要求被告提交其原始的生產(chǎn)操作記錄，以證明自身使用的生產(chǎn)方法異于原告的專利方法，被告亦拒絕提供，且沒有一個合理的解釋——例如，提供原始生產(chǎn)記錄會侵犯其商業(yè)秘密等，亦未能向法庭提供其他證據(jù)予以證明其辯稱主張。因此，可以認定被告沒有履行其舉證責(zé)任。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條規(guī)定：“有證據(jù)證明一方當事人持有證據(jù)無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據(jù)的內(nèi)容不利于證據(jù)持有人，可以推定該主張成立�！北桓鎽�(yīng)該對這種妨礙舉證的行為承擔不利的法律后果。

  綜上，根據(jù)本案的基本情況，結(jié)合已知事實和日常生活經(jīng)驗，能夠認定被告使用原告專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品的可能性很大，被告未能提供證據(jù)證明其制造方法不同于專利方法，應(yīng)該承擔敗訴的法律后果。

  本案案號：（2010）武知重字第3號，（2011）鄂民三終字第31號

  案例編寫人：湖北省武漢市中級人民法院 孫文清 杜 健