內(nèi)容提要: 美國法院在處理專利產(chǎn)品平行進口案件時，主要有兩條路徑：一是所謂的“修正的國際用盡原則”；二是國內(nèi)用盡原則。根據(jù)對美國判例進行研究，修正的國際用盡原則是主流，而堅持絕對的國內(nèi)用盡原則的判例則極少。美國在專利產(chǎn)品平行進口問題上有關規(guī)則及其演變，反映了美國創(chuàng)新能力逐漸增強的現(xiàn)實與需求，我國在構建和完善專利領域平行進口規(guī)則時，應該積極借鑒美國的相關做法，切實維護我國的市場利益。

一、引言 

        美國制定法并未對專利產(chǎn)品平行進口規(guī)則作出明確規(guī)定。因此，必須通過梳理美國的有關判例，才能發(fā)現(xiàn)其專利產(chǎn)品平行進口規(guī)則。美國法院在處理專利產(chǎn)品平行進口案件時，主要有兩條路徑：一是所謂的“修正的國際用盡原則”，即對權利人許可的在國外投放市場的專利產(chǎn)品原則上可以自由進口到美國銷售，但是權利人可以通過合同對專利產(chǎn)品在美國的使用或銷售進行禁止或限制；二是國內(nèi)用盡原則，即認為將在國外合法投入市場的專利產(chǎn)品進口到美國使用或銷售，不論何種情況，只要在進口時未經(jīng)美國專利權人許可，都構成對美國專利權的侵犯。通過對美國判例的研究可以看出，修正的國際用盡原則是主流，而堅持絕對的國內(nèi)用盡原則的判例則極少[1]。美國在專利產(chǎn)品平行進口問題上的有關規(guī)則及其演變，反映了美國創(chuàng)新能力逐漸增強的現(xiàn)實與需求，我國在構建和完善專利領域平行進口規(guī)則時，應該積極借鑒美國的相關做法，切實維護我國的市場利益。

二、修正的國際用盡原則 

        1.專利產(chǎn)品在國外未附限制條件的銷售 

        1885年，紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院的Wallace法官首先在Holiday v Mattheson一案[2]中適用國際用盡原則支持了平行進口商。在該案中原告Holiday對同樣的發(fā)明在美國和英國分別擁有專利權。被告Mattheson在英國從原告的授權人處購得專利產(chǎn)品，并且在購買時權利人或其授權的人沒有附加任何明示的限制性條件。被告隨后將該專利產(chǎn)品進口到美國用于銷售和使用，原告即起訴被告侵犯其專利權。Wallace法官根據(jù)商品銷售的普通原則駁回了原告的請求，并指出，當一件產(chǎn)品被權利人不附任何保留條件地售出后，購買者即獲得了出售者對該產(chǎn)品所享有的包括對該產(chǎn)品進行使用、修理或轉(zhuǎn)售的所有權利。后續(xù)購買者也將獲得同樣的對該產(chǎn)品進行處分的權利。在該產(chǎn)品的銷售過程中，當事人的正常預期是出賣人意圖銷售產(chǎn)品中的所有權利，而購買者也將獲得這些權利。如果允許出賣人對購買者處分其購得產(chǎn)品的權利進行限制，尤其是限制產(chǎn)品的使用方式、產(chǎn)品轉(zhuǎn)售的地域或時間，那么就會有違當時的正常預期。上述觀點與所銷售的產(chǎn)品是不是專利產(chǎn)品沒有實質(zhì)關系，也與出賣人是不是專利權人沒有實質(zhì)關系，除非在銷售時專利權人附加了雙方經(jīng)過討價還價的限制條件。 

        2.對專利產(chǎn)品在美國銷售的明確限制 

        美國專利產(chǎn)品平行進口法律規(guī)則與商標產(chǎn)品平行進口法律規(guī)則相比，顯著差異就是如果在購買國外專利產(chǎn)品時附有明確的禁止進口條件并且該限制條件為平行進口商所知曉，那么美國權利人就有權禁止該專利產(chǎn)品的進口；但是對商標產(chǎn)品而言，只要國內(nèi)商標權人與國外權利人存在共同控制關系，那么即使存在明確的禁止進口條件并為被告知曉，國內(nèi)商標權人也不能禁止該商標產(chǎn)品的進口。美國法院之所以承認權利人對專利產(chǎn)品銷售限制條件的有效性，主要基于兩個理論，一是專利權的財產(chǎn)理論；二是合同理論。 

        （1）專利權的財產(chǎn)理論 

        在Dickerson v. Tinling一案[3]中，第八巡回上訴法院運用專利權的財產(chǎn)理論明確了禁止進口條件對專利產(chǎn)品平行進口法律地位的影響。在該案中，Bayer公司在美國擁有一種藥品專利并將該專利轉(zhuǎn)讓給原告Dickerson公司。Bayer未在德國對該藥品申請專利，但在德國制造并銷售該藥品，同時還在其出售的藥品上貼附了禁止將其進口到美國銷售的聲明。被告Tinling從德國購買該藥品后進口到美國銷售，原告即起訴被告專利侵權。被告抗辯稱原告在實際上只是Bayer公司的代理人，應將原告與Bayer公司視為同一人，這樣根據(jù)既往判例，被告在海外從美國專利權人處購得專利產(chǎn)品進口到美國銷售并不構成侵權。法院認為，即使被告的產(chǎn)品可以視為購于美國專利權人，但如果專利權人已經(jīng)在其海外銷售的每件產(chǎn)品上標有禁止進口到美國銷售的聲明，那么海外產(chǎn)品的購買者就應受到該禁止性條件的約束，被告的進口及銷售即可構成侵權。在論述其判決理由時，上訴法院認為：未附限制條件的海外專利產(chǎn)品購買人之所以有權在美國使用或銷售該產(chǎn)品，是因為美國專利權人在海外銷售該產(chǎn)品時，已經(jīng)將其對該產(chǎn)品的專有權利完全轉(zhuǎn)讓給了購買人；同樣，專利權人在海外銷售專利產(chǎn)品時，亦有權設定該產(chǎn)品的銷售條件，禁止他人將該產(chǎn)品進口到美國銷售。Bayer公司在美國擁有制造、使用或銷售該專利產(chǎn)品的專有權，而他人將該產(chǎn)品進口到美國銷售則可能減損其專有權。如果Bayer公司在銷售專利產(chǎn)品時附了上述限制條件，那么對該專利權而言，購買者，無論是第一購買人還是后續(xù)購買人，只要知曉該限制條件，則與除專利權人之外的第三人處于同樣的法律地位，附有限制條件的國外產(chǎn)品購買人如果在美國使用或銷售該專利產(chǎn)品，則應與普通侵權者一樣負有相同的侵權責任。 

        （2）合同理論 

        第二巡回上訴法院則在Dickerson v. Matheson一案[4]中，運用合同理論承認了權利人在海外銷售專利產(chǎn)品上附帶進口限制條件的有效性。在該案中，Bayer公司亦在德國和美國就某藥品分別擁有專利權。被告在德國從Bayer公司的一個被許可人處購買專利藥品進口到美國銷售。有證據(jù)表明被告在購買專利產(chǎn)品時知曉Bayer公司禁止該在德國銷售的產(chǎn)品進口到美國，因此被告即通過多個代理人分多次向德國被許可人購買該專利產(chǎn)品，以規(guī)避這種限制。但是，法院則認定銷售者已成功地對產(chǎn)品的銷售附加了限制條件。理由是銷售發(fā)票上寫有明確的反對向美國進口的限制條件，同時產(chǎn)品上也貼有“禁止向美國進口”的標簽，因此應該認定被告知曉發(fā)票上的內(nèi)容。法院認為，發(fā)票不僅僅是一個聲明或收據(jù)，同時，根據(jù)商業(yè)的性質(zhì)，它還應被視為包含銷售合同條款的文件，而接受發(fā)票則意味著被告同意了該銷售所附的限制條件。由于權利人已成功地設定了銷售條件，因此被告后續(xù)的向美國的進口和銷售就構成了對合同限制性條件的違反。 

        顯然，無論根據(jù)財產(chǎn)理論還是合同理論，美國法院通過承認權利人在國外首次銷售專利產(chǎn)品時附加的限制條件的效力，使國際用盡原則的適用范圍受到了很大的制約。這樣，專利權人如果不希望平行進口的專利產(chǎn)品與國內(nèi)的授權產(chǎn)品競爭，那么他就可以根據(jù)自己的意愿將國外產(chǎn)品排除在美國之外。但是值得注意的是，被告只有在獲得充分通知的情況下，一個禁止在美國銷售的限制條件才能對被告有效。

三、絕對國內(nèi)用盡原則 

        1.Boesch v Graff案 

        美國最高法院在1890年裁決的Boesch v. Graff一案[5]是絕對國內(nèi)用盡原則論者最常引用的案例之一[6]。最高法院Fuller大法官代表法院作出的多數(shù)意見認為，本案需要解決的法律問題是：在未得到美國專利權人許可或同意的情況下，一個美國人在國外從當?shù)赜袡噤N售專利產(chǎn)品的人處購得專利產(chǎn)品后，是否可以將該專利產(chǎn)品進口到美國并銷售。Fuller大法官在回答這個問題時認為，專利權的獨立地域性是這個問題的關鍵。Hecht在德國所擁有的制造和銷售該專利產(chǎn)品的權利是根據(jù)德國法律獲得的。法律不能以損害美國專利權人的利益為代價，允許Hecht產(chǎn)品的購買者在美國銷售該專利產(chǎn)品。國外在先專利在美國法律體系中的作用是可以限制美國相同發(fā)明專利權的期限，但是僅此而已。受到美國專利保護的產(chǎn)品在美國的銷售不能由國外的法律來控制。 

        如果僅根據(jù)Boesch案的具體情況而對最高法院的規(guī)則進行解釋，那么顯然不能根據(jù)本案決定普通的平行進口案件。因為本案的進口商所購買的產(chǎn)品來自于在先使用權人，而與美國專利權人沒有任何關系，美國專利權人也未從進口產(chǎn)品的銷售中獲得任何利益，所以美國法院禁止該類產(chǎn)品的進口可以被認為是正當?shù)�。另外，由于各國對專利權的限制可能有所不同，德國的銷售者根據(jù)德國法律而獲得在先使用權，美國法院不承認德國法律對專利權的限制所產(chǎn)生的效果亦屬正常。但是，如果對Boesch案進行寬泛解釋，那么就可以得出最高法院在該案中主張絕對國內(nèi)用盡的結(jié)論。第一，根據(jù)Fuller大法官對本案提煉的法律問題，可以認為法院意圖在澄清國外的合法專利產(chǎn)品是否可以進口到美國銷售的問題。第二，最高法院的判決還強調(diào)了外國法律不能控制專利產(chǎn)品在美國的銷售。那么如果引申理解，就可以認為根據(jù)國外法律而合法銷售的專利產(chǎn)品，并不能影響該產(chǎn)品在美國的法律地位。第三，F(xiàn)ull-er大法官還認為國外專利在美國法律僅具有非常有限的作用，即可以限定以國外發(fā)明為基礎的美國專利的期限[7]。 

        2.Griffin v Keystone案 

        賓西法尼亞州東區(qū)聯(lián)邦地方法院在裁判Griffin v.KeystoneMushroom Farm一案[8]時明確支持了絕對的國內(nèi)用盡原則。在該案中原告Griffin對一機器發(fā)明分別在美國和意大利擁有專利，并指定Longwood作為其美國專利的獨占被許可人，指定Carminati作為其在意大利的獨占被許可人。被告Keystone是美國的一家蘑菇農(nóng)場所有人，其從意大利的被許可人處購得三套專利機器并進口到美國，其中一套由其農(nóng)場使用，另外兩套銷售給他人。原告向法院起訴被告侵權后，被告以兩點理由請求法院作出簡易判決駁回原告的請求：第一，最高法院在Adams v Burke一案中所適用的權利用盡原則，應該同樣適用于在美國之外銷售的專利產(chǎn)品；第二，如果Griffin有權禁止其進口，那么原告與Carminati之間的專利權許可協(xié)議就會使原告不正當?shù)貙ζ浒l(fā)明獲得“雙重回報”，而這個結(jié)果顯然不是專利法的意圖所在。 

        聯(lián)邦地方法院首先根據(jù)Boesch案否定了被告的第一個抗辯理由，指出根據(jù)最高法院的這個判例，進口的專利產(chǎn)品被國外法律視為合法的事實與美國的專利侵權訴訟沒有任何聯(lián)系，權利用盡原則不能適用于國外銷售的專利產(chǎn)品。 

        地方法院在否定被告的“雙重回報”抗辯時認為，被告的主張是一種對法律的誤解，它沒有認識到美國專利是一個獨立于意大利專利而單獨存在的權利。由于美國專利權是一個獨立的權利，那么原告除了可以要求對意大利專利的使用獲得使用費之外，還有權要求他人支付使用其美國專利的使用費。專利產(chǎn)品在美國和意大利兩個國家的使用或銷售，是分別由這兩個國家各自的權利進行控制的。被告在意大利的非侵權行為不能使其在美國的侵權行為合法化。原告從Carminati處獲得的使用費，僅能使被告在意大利的使用或銷售行為非侵權化，但是該使用費不能覆蓋對美國專利的使用。 

        3. Jazz Photo v. International Trade Commission案 

        聯(lián)邦巡回上訴法院在Jazz Photo v. International TradeCommission一案[9]中，也對國內(nèi)用盡原則進行了一定的支持。在該案中，F(xiàn)UJI公司就有關一次性相機技術在美國擁有專利，并在美國和其他地區(qū)銷售該專利產(chǎn)品。Jazz Photo以及其他一些公司收購用過的該一次性相機，將其運到美國境外重新?lián)Q上膠卷及電池并進行封裝后再進口到美國銷售。FUJI公司因此根據(jù)關稅法337條款要求國際貿(mào)易委員會進行調(diào)查。國際貿(mào)易委員會經(jīng)過調(diào)查后認為，JazzPhoto等公司進口的相機不能被視為是修理（repair）后的相機，而應被視為是重新制造（reconstruction）的相機。對專利產(chǎn)品的重新制造屬于專利侵權，因此，國際貿(mào)易委員會對進口人完全禁止進口命令。Jazz Photo對國際貿(mào)易委員會的決定提出上訴。聯(lián)邦巡回上訴法院審理后認為，根據(jù)既往判例，JazzPhoto公司將用過的相機重新?lián)Q上膠卷及電池并進行封裝的行為，應該被視為修理，而不應被視為重新制造。上訴法院還認為，“修理”與“重新制造”之間的區(qū)分隱含著專利權的權利用盡原則。權利人或經(jīng)其同意對專利產(chǎn)品的銷售如果不附限制性條件，那么該銷售即可窮竭權利人對該產(chǎn)品的進一步銷售或使用進行控制的權利。同時，一旦專利產(chǎn)品在美國被合法銷售，后續(xù)的購買者也會根據(jù)權利用盡原則受讓與第一個購買者相同的豁免。如果購買者對專利產(chǎn)品的處分行為不構成重新制造，那么專利權人就無權禁止。但是在本案中，進口的修理過的相機有一部分產(chǎn)于美國境外并且僅應在國外銷售。對這部分二手相機，上訴法院認為，根據(jù)Boesch案，美國專利權不會因為國外來源的產(chǎn)品而用盡。只有根據(jù)美國專利權而授權的首次銷售，購買人才能獲得權利用盡原則的保護。為了將專利產(chǎn)品進口到美國銷售，合法的國外購買行為并不能免除美國專利權人的許可。因此，法院裁定只有那些首次在美國銷售并經(jīng)修理再次進口到美國的相機是合法的，而源自國外的相機則不能根據(jù)“修理”的抗辯而獲得侵權豁免。 

        根據(jù)聯(lián)邦巡回法院對本案的判決，只有對美國專利權人在美國銷售的專利產(chǎn)品才能適用權利用盡原則，而在專利權人在美國之外銷售的專利產(chǎn)品則不能適用權利用盡原則。顯然，聯(lián)邦巡回上訴法院在本案適用的是國內(nèi)用盡原則，而這一態(tài)度則與美國法院此前一百多年專利產(chǎn)品平行進口法律規(guī)則大相徑庭。根據(jù)1982年聯(lián)邦法院改革法，聯(lián)邦巡回上訴法院對專利上訴案件擁有專屬管轄權，因此本案的判決對專利產(chǎn)品平行進口問題具有深遠的影響，同時，也招致了廣泛的爭論： 

        第一，聯(lián)邦巡回上訴法院主要是根據(jù)最高法院對Boesch一案的判決而主張權利用盡原則，但是Boesch案的情況與本案有本質(zhì)的區(qū)別。Boesch案中的產(chǎn)品來源于德國先用權人，該先用權人與美國專利權人沒有任何關系，專利權人亦未從國外產(chǎn)品的銷售中獲得任何經(jīng)濟回報。而本案中的專利產(chǎn)品則來自于專利權人自己或經(jīng)其授權的人，專利權人已經(jīng)直接或間接地從國外產(chǎn)品的銷售中獲得了經(jīng)濟回報。所以聯(lián)邦巡回上訴法院通過引用Boesch案并不能充分地說明其改變法院此前確立的規(guī)則的合理性。第二，國會長期以來一直對法院所確立的國際用盡原則持默許態(tài)度，而聯(lián)邦巡回上訴法院對本案采取國內(nèi)用盡原則則不符合立法機關長期堅持的態(tài)度。第三，最高法院以及其他美國法院在版權和商標領域亦采用國際用盡原則，而聯(lián)邦巡回上訴法院在本案堅持國內(nèi)用盡原則與其他知識產(chǎn)權領域的平行進口規(guī)則不相協(xié)調(diào)。第四，美國專利法的主要目的是促進科學和實用技術的進步，而給予發(fā)明人回報則僅是次要的目的或?qū)崿F(xiàn)主要目的的手段，采取國內(nèi)用盡原則將使發(fā)明人對同一發(fā)明獲得雙重回報，這一結(jié)果不符合專利法的目的。第五，國內(nèi)用盡規(guī)則屬于貿(mào)易保護主義法律規(guī)則，采取這一規(guī)則與國內(nèi)的和全球的促進自由國際貿(mào)易的潮流背道而馳[10]。因此，美國聯(lián)邦法院在本案中所確立的平行進口規(guī)則，還有待于美國法院后續(xù)判決的檢驗。

四、美國規(guī)則對我國的借鑒意義 

        在2001年前，美國法院對專利產(chǎn)品平行進口的主流態(tài)度是所謂的“修正的國際用盡原則”。但是到了2001年，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在JazzPhoto v. ITC一案中則拋棄了此前美國法院堅持了一百多年的“修正的國際用盡原則”，轉(zhuǎn)而采用了絕對的國內(nèi)用盡原則。雖然聯(lián)邦巡回上訴法院采取的絕對的國內(nèi)用盡原則與此前美國法院所堅持的主流規(guī)則大異其趣，其所確立的規(guī)則受到了廣泛的質(zhì)疑，但是這一做法無疑也契合了美國在成為世界科技最發(fā)達國家之后的現(xiàn)實利益。由此可見，平行進口規(guī)則通常應以國家利益為首要前提。中國在制定和實施專利領域的平行進口規(guī)則時，亦應首先考慮到國家利益。 

        我國2000年《專利法》第63條第1項雖然規(guī)定了權利用盡原則，但是卻沒有對平行進口問題作出明確規(guī)定。2008年在修改《專利法》時，我國考慮到目前我國的經(jīng)濟實力和科研能力與發(fā)達國家相比還有相當差距，高技術領域的專利權絕大多數(shù)由外國人掌握，我國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展在相當程度上仍依賴于對國外技術的引進，因此，在專利領域采取了允許平行進口的規(guī)則。根據(jù)2008年修改后的《專利法》第69條第1項的規(guī)定，“專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產(chǎn)品的”，不視為侵犯專利權。在正常情況下，所“進口”的經(jīng)專利權人許可而售出的專利產(chǎn)品通常是在國外售出的產(chǎn)品，因此，根據(jù)該項規(guī)定，可以推論該項所規(guī)定的專利權人或者經(jīng)其許可而售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，不僅包括國內(nèi)售出的產(chǎn)品，而且還包括在國外售出的產(chǎn)品。而這些產(chǎn)品在售出后，他人使用、許諾銷售、銷售或進口該產(chǎn)品不構成侵權。

 我國2008年《專利法》雖然在原則上允許了平行進口，但是與美國的平行進口規(guī)則相比，仍然存在一些問題需要澄清。首先，2008年《專利法》第69條第1項沒有明確該項意義上“專利權人”是僅指國內(nèi)的專利權人還是亦包括國外的專利權人。根據(jù)美國的規(guī)則，該專利權人僅指國內(nèi)的專利權人，而不包括國外的專利權人，這樣的規(guī)定顯然有助于切實維護本國專利權的利益。雖然有的國家，如新加坡，不僅允許平行進口國內(nèi)專利權人在國外市場投放專利產(chǎn)品，而且還允許平行進口與國內(nèi)專利權人沒有任何關系的國外專利權人在國外市場投放專利產(chǎn)品，但是，考慮到我國本身就是一個具有世界吸引力的巨大市場，而且創(chuàng)新能力已經(jīng)達到較高水平，并且仍然有著巨大的增長空間，因此，對平行進口問題就不能只盯著短期利益，而必須著眼未來，著眼我國的科技創(chuàng)新，所以我國應該借鑒美國的做法，應該僅允許平行進口國內(nèi)權利人在國外市場投放專利產(chǎn)品。其次，根據(jù)美國2001年之前的規(guī)則，如果國內(nèi)權利人未從進口產(chǎn)品的銷售中直接或間接地獲得經(jīng)濟回報，那么亦應禁止該類產(chǎn)品的平行進口。比如，國內(nèi)存在相互獨立的專利權人和獨占被許可人，如果允許平行進口國內(nèi)專利權人在國外許可售出的專利產(chǎn)品，那么就會嚴重損害國內(nèi)的獨占被許可人的市場利益，因此美國不允許該類產(chǎn)品的平行進口。我國2008年《專利法》雖然沒有對這個問題作出明確規(guī)定，但是考慮到對本國權利人（既包括專利權人也包括獨占被許可人）合法權益的保護，亦應借鑒美國的相關規(guī)則，在司法實踐中禁止該類產(chǎn)品的平行進口。


注釋:
作者簡介：尹鋒林（1972-），男，漢族，河北豐潤人，中國科學院研究生院博士后研究人員。
本文是中國博士后科學基金項目《低碳技術創(chuàng)新、轉(zhuǎn)移、利用與知識產(chǎn)權保護戰(zhàn)略研究》（項目編號：20100480511）的階段性研究成果。
[1]SeeMargreth Barrett：TheUnited States'Doctrine ofExhaustion--Parallel Imports ofPatented Goods，27 N. Ky. L. Rev. 911（2000）.
[2]24 Fed. 185 （SDNY，1885）.
[3]Dickerson v. Tinling，84 F. 192 （8th Cir. 1897）.
[4]Dickerson v. Matheson，57 Fed. 524 （2d Cir. 1893）。
[5]Boesch v. Graf，f 133 U. S. 697 （1890）.
[6]See Margreth Barrett：The United States' Doctrine of Exhaustion--Parallel Imports of Patented Goods，27 N. Ky. L. Rev. 911.
[7]See Warwick A Rothnie：Parallel Imports，Sweet&Maxwel，l 1993，p170-171。
[8]Griffin v. Keystone Mushroom Farm，Inc.，453 F. Supp. 1283 （E.D. Pa. 1978）。
[9]Jazz Photo v. International Trade Commission，264 F.3d 1094 （Fed. Cir. 2001）。
[10]Margreth Barrett：A Fond Farewell To Parallel Imports Of Patented Goods—The United States And The Rule Of International Exhaustion，E. I.P.R. 2002，24（12），571-578。